浅析欧洲专利申请程序中关于修改的时机与方式的最新调整

一、 引言

近年来，欧洲专利申请程序中关于修改的时机与方式的规定有较大的调整。第14 版(2010年08 月)《欧洲专利公约实施细则》(IREPC)修订了第137 条、第161 条并增加了第70(a)条，第15 版(2013 年09 月)《欧洲专利公约实施细则》修订了第164 条和135 条，此外，相应地《欧洲专利审查指南》(2015 年11 月)在修改的时机与方式方面也有较大的变化。随着中国企业拓展海外市场特别是欧洲市场的需求与日俱增，在专利先行的知识产权战略中，清晰了解欧洲专利申请程序近年来的调整也日益重要。为此，本文主要介绍欧洲申请程序中近年来关于修改的时机与方式的调整，以帮助欧洲专利申请者管中窥豹。

二、主要调整

(一)变化概述

为观察近几年欧洲专利申请程序中关于修改的时机与方式的调整趋势，笔者主要对比了第13 版(2007年7月)、第14版(2010年08月)和第15版(2013年09 月)《欧洲专利公约》(EPC)和《欧洲专利公约实施细则》(IREPC)，以及2009 年04 月、2010年04 月和2015 年11 月出版的《欧洲专利审查指南》。通过比较分析，可以看出，近年来关于审查程序中修改的时机与方式，主要有两大调整趋势：一是出于程序节约的考虑，取消了原本在收到送达的第一次审查意见通知书后仍有一次主动修改的机会，只保留了收到检索报告后第一次审查意见通知书收到前的至少一次主动修改的机会，且强调必须对检索报告的意见进行回应;二是对进入欧洲阶段的PCT 申请程序中修改的时机与方式进行了细化确认，从而试图强化PCT 体系、增加PCT 途径吸引力。

(二)法条和细则的主要变化

对比第13 版1 、第14 版2 和第15 版 3《欧洲专利公约》(EPC)，公约涉及修改(Amendments)的法条即第123 条自2007 年后并未改变，《欧洲专利公约实施细则》(IREPC)关于修改的时机与方式的条款，改变最大的是在第14 版，主要涉及细则第137 条、第161 条和第70(a)条，其中IREPC第70(a)条是在第14 版中新增的条款。关于第13版和第14 版IREPC 第137 条的条文比较见表1 ;关于第13 版和第14 版IREPC 第161 条的条文比较见表2 ;关于第14 版IREPC 新增的第70(a)条的条文见表3。上述条款在第15 版IREPC 中没有改变，因而2010 年后涉及修改的时机与方式的相关规定也改变不大。在第13 版IREPC 第137 条中规定，申请人有两次根据其自己的意愿修改说明书、权利要求书和附图的机会，一次是在收到欧洲检索报告之后，一次是在收到审查小组的第一次通知书(一通)之后。上述规定虽然给予了申请人更多主动修改的机会，但是在某些情况下降低了审查效率，延长了审查程序。特别是自从欧专局规定欧洲检索报告需要附上书面意见后，上述规定削弱了上述附有书面意见的检索报告的作用，使其没有得到充分的利用。为克服上述不足，修改后的第14 版IREPC 第137 条中规定，只有对欧专局依照细则70a 条1 或2 款或细则161 条1 款所作的通知书作出回应而提交意见陈述、改正或修改时，申请人可以同时根据其自己的意愿修改说明书、权利要求书和附图。此后没有审查小组的同意，申请人不得作出进一步的修改。参见表2 和表3 可知，第14 版IREPC70a 条1或2 款涉及欧专局应给予申请人针对扩展欧洲检索报告的意见陈述和修改说明书、权利要求书和附图的机会，细则161 条1 款涉及如果欧洲专利局已被选择作为国际检索单位(ISA)， 也被选择作为进入欧洲阶段的PCT 申请(Euro-PCT)的国际初步审查单位(IPEA)，欧专局应给予申请人针对国际检索单位的书面意见或国际初步审查报告的陈述意见的机会和修改说明书、权利要求书和附图的机会。也就是说，第14 版IREPC 之后，申请人只在收到欧洲检索报告之后有一次主动修改的机会，而在收到审查小组的第一次通知书之后不再被赋予主动修改的权利。同时，对进入欧洲阶段的PCT 申请程序中修改的时机与方式进行了细化确认，规定申请人只在收到欧专局作为ISA 或IPEA 作出的国际检索报告的书面意见或国际初审报告之后有一次主动修改的机会。这样，申请人会更加重视欧洲检索报告或欧专局作为ISA 或IPEA 作出的国际检索报告的书面意见或国际初审报告的作用，也使得审查员能更加有效地缩短审查程序。

三、最新相关调整

除上述主要调整外，再介绍一下最新的相关调整，这些调整虽然不影响上述修改的时机和方式，但是对进入欧洲阶段的PCT 申请程序有一些调整，特别当检索报告涉及单一性问题时，欧洲专利申请者能够了解自己可享受的检索服务情况。对比第14 版(2010 年08 月)和第15 版(2013年09 月)《欧洲专利公约》(EPC)，关于修改的时机与方式涉及的条款虽然基本没有变化，但是《欧洲专利公约实施细则》第164 条和135 条有较大变动。上述条款的修改消除了以往申请人因选择不同的申请途径(如选择通过PCT 途径申请欧洲专利(Euro-PCT)或直接向欧洲专利局申请欧洲专利(Euro-direct))，以及在国际选择不同的检索单位(如选择EPO 或其他专利机构)而在欧洲专利局的授权程序中享受不同的检索服务水平的状况。

(一)Euro-direct根据细则第64 条第1 款，在被EPO 认定缺乏单一性的情形下申请人有权在收到EPO 通知之后通过缴纳额外检索费使其它发明获得EPO 的检索。

(二)Euro-PCT，国际阶段EPO 未被选择作为S(ISA)最新修改后的细则第164 条第1 款采用了与细则第64 条第1 款基本相同的措辞，规定Euro-PCT 申请将享受与Euro-direct 申请同等的待遇，即在被EPO 认定缺乏单一性的情形下申请人有权在收到EPO 通知之后通过缴纳额外检索费使其它发明获得EPO 的检索。随后申请人有权从已被EPO 检索过的发明中选择一项发明或符合单一性要求的一组发明进入后续审查程序，但不能选择未被缴纳检索费的发明进入后续审查程序。

(三)Euro-PCT，国际阶段EPO 被选择作为S(ISA)此种情形下Euro-PCT 申请将不经历SES 程序，而由EPO 审查部门进行处理，根据细则第161 条和第162 条的规定，在EPO 发出补正或修改通知书或者缴费通知书后的6 个月内，申请人有陈述意见或修改申请文件，或者缴纳权利要求超项费的机会。在此期限届满后，根据最新修改后的细则164 条第2 款的规定，如果EPO 在欧洲阶段认定权利要求书包含了未被EPO 检索过的发明，则它将要求申请人为此类发明缴纳(额外)检索费，并且在申请人缴纳了该(额外)检索费的情况下对此类发明进行检索。申请人在收到EPO 的额外检索结果后，有权修改申请文件，且有权选择已被EPO 作为S(ISA)或指定/ 选定局检索过的任何发明在后续授权程序中接受审查。结合上文提到的修改的时机和方式可知，如果申请人在细则第161 条规定的6 个月期限内修改Euro-PCT 申请，导致其包含未被EPO 检索过的发明，虽然根据PCT 实施细则第45 之二条第6 款的规定，申请人在国际阶段无法通过向EPO 缴纳检索费而获得EPO 额外检索的机会，但是2014 年11月1日最新修改的细则第164和135条生效之后，申请人可以在PCT 进入欧洲阶段后通过缴纳(额外)检索费的方式重新要求对其进行检索。这使得此种情形下，国际阶段中根据申请人自身意愿进行的修改在进入欧洲阶段后可能被真正接受继而顺利在后续授权程序中接受审查，比如修改后的权利要求书可能仅包含一项发明但在国际阶段未被作为S(ISA) 的EPO 检索过，或者申请人通过修改申请文件将原始权利要求中未记载、而在说明书中记载的发明移至修改后的权利要求书中。

上述最新相关调整可以帮助欧洲专利申请者明确了解自己在国际阶段和进入欧洲阶段根据申请人自身意愿可进行哪些修改，以及如何保证这些修改后的发明顺利在后续授权程序中接受审查。